Was man als Markeninhaber jetzt bedenken sollte!

Der Austritt Großbritanniens aus der EU mit 29. März 2019 rückt näher. Viele Fragen sind offen – auch im Markenrecht.

Entspannt zurücklehnen können sich nur Inhaber von in Großbritannien registrierten Marken. Weniger entspannt sollten hingegen jene Markeninhaber sein, welche den britischen Markt ausschließlich auf Basis einer Unionsmarke bearbeiten. Bleibt in diesem Fall dann überhaupt noch ein Markenschutz auf der Insel bestehen?

Zwei Szenarien können am Brexit-Day eintreten: Variante 1: ein Austrittsabkommen, das auch den Markenschutz regelt, Variante 2: ungeregelter Austritt vulgo „hard Brexit“

Variante 1: Austrittsabkommen

Ein Entwurf für ein derartiges Austrittsabkommen liegt am Tisch. Werfen wir einen Blick hinein:

a) Bestehende Marken und Registrierungsprozess

Danach werden am Brexit Day bereits registrierte Unionsmarken bis zum 31.12.2020 (Übergangsphase) automatisch in eine vollwertige britische Marke überführt. Die Priorität der Unionsmarke wird dabei „mitgenommen“ – eine gute Nachricht für Inhaber von Unionsmarken, gilt doch das Prinzip, dass zeitlich früher angemeldete und registrierte Marken Vorrang vor späteren Marken haben.

Sogar angemeldete Unionsmarken, die nicht mehr in der Übergangsphase eingetragen werden, können dennoch weitere 9 Monate auf Antrag mit der gleichen Priorität als britische Marke registriert werden.

b) Brexit und Benützungszwang

Marken müssen benützt werden, sonst droht ihnen in Europa nach fünf Jahren die Löschung. Ein unschöner Gedanke für Markeninhaber.

In der Welt nach dem Brexit bedeutet dies, dass die aus der EU Marke hervorgegangene britische Marke auch tatsächlich benutzt werden muss, will man das Risiko einer Löschung vermeiden. Allerdings sieht der Entwurf des Austrittsabkommens auch hier eine vernünftige Regelung vor: Während der Übergangsphase, darf eine britische Marke, die aus einer Unionsmarke hervorgegangen ist (s. oben) nicht aus diesem Grund angegriffen werden. Der Markeninhaber hat also die Möglichkeit, eine markenschutz-wahrende Benutzung in dieser Übergangsphase auf die Beine zu stellen.Ein Entwurf für ein derartiges Austrittsabkommen liegt am Tisch. Werfen wir einen Blick hinein:

a) Bestehende Marken und Registrierungsprozess

Danach werden am Brexit Day bereits registrierte Unionsmarken bis zum 31.12.2020 (Übergangsphase) automatisch in eine vollwertige britische Marke überführt. Die Priorität der Unionsmarke wird dabei „mitgenommen“ – eine gute Nachricht für Inhaber von Unionsmarken, gilt doch das Prinzip, dass zeitlich früher angemeldete und registrierte Marken Vorrang vor späteren Marken haben.

Sogar angemeldete Unionsmarken, die nicht mehr in der Übergangsphase eingetragen werden, können dennoch weitere 9 Monate auf Antrag mit der gleichen Priorität als britische Marke registriert werden.

b) Brexit und Benützungszwang

Marken müssen benützt werden, sonst droht ihnen in Europa nach fünf Jahren die Löschung. Ein unschöner Gedanke für Markeninhaber.

In der Welt nach dem Brexit bedeutet dies, dass die aus der EU Marke hervorgegangene britische Marke auch tatsächlich benutzt werden muss, will man das Risiko einer Löschung vermeiden. Allerdings sieht der Entwurf des Austrittsabkommens auch hier eine vernünftige Regelung vor: Während der Übergangsphase, darf eine britische Marke, die aus einer Unionsmarke hervorgegangen ist (s. oben) nicht aus diesem Grund angegriffen werden. Der Markeninhaber hat also die Möglichkeit, eine markenschutz-wahrende Benutzung in dieser Übergangsphase auf die Beine zu stellen.

Variante 2: Hard-Brexit

Im Gegensatz dazu wären die Folgen eines „Hard-Brexit“ für Unionsmarken erheblich: Keine Überführung in eine britische Marke, kein automatischer Markenschutz, eine neue britische Marke müsste angemeldet werden. Zwar hat die britische Regierung vor kurzem angekündigt, dass in diesem Fall zumindest für die Unionsmarke eine dem Austrittsabkommen ähnliche Lösung angedacht ist. Dies ist jedoch von noch zu erlassenden Gesetzen abhängig. Ohne diese können unangenehme Folgen entstehen, ja sogar als „worst case“ einen Verlust des Markenschutzes bedeuten: 

• Kein Bestandsschutz, also keine Sicherheit, dass die Unionsmarke auch als nationale Marke in Großbritannien eingetragen wird, da eine neue Prüfung stattfindet und damit auch ein neues Ringen mit dem Markenamt, ob die Marke eintragungsfähig ist.
• Keine Mitnahme der Priorität der Unionsmarke, daher Gefahr von älteren Markenrechten.

Wie kann ich mich als Markeninhaber vorbereiten?

1)     Analyse, ob der Markenschutz in Großbritannien auf Basis einer Unionsmarke oder einer britischen Marke besteht (bei internationalen Marken gibt es Besonderheiten, auf die wir an dieser Stelle nur hinweisen können).

2)    Überlegen Sie, ob der Schutz der Marke in Großbritannien für Sie von großer Bedeutung ist. Wenn ja:

• Sollte der Markenschutz auf einer Unionsmarke gründen: Stellen Sie sicher, dass die durch Überführung aus der Unionsmarke entstehende britische Marke nicht mangels Benutzung gelöscht werden kann.
•  Überlegen Sie gegebenenfalls eine Strategie für den Fall des „hard-Brexit“ (z.B. die Anmeldung einer britischen Marke).
   

3)    Prüfen Sie allfällige Auswirkungen auf bestehende Markenlizenzverträge, insbesondere wenn eine Unionsmarke lizenziert ist.

4)    Falls Markenanmeldungen anstehen, berücksichtigen Sie die zukünftigen Entwicklungen bei der Festlegung des geografischen Schutzbereichs und die zeitliche Planung der Anmeldung.

Sollten Sie betreffend Ihrer konkreten markenrechtlichen Situation noch offene Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kontakt

Dr. Ivo Rungg
rungg@bindergroesswang.at

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